李方奎

（湖北联信律师事务所；湖北恩施 445000）

摘要：公民潜在法律意识逐步提升的今天，使得商标注册领域内的风波也随之风生水起。有的商标申请人为了个人的一己私利，就在先抢注市场关注度较高的与自己产品相同或者相近似的商标。由于某些法律法规不够完善从导致部分商标申请人的合法权益遭受不同程度的损失。所以注册商标没有百分之一百的成功率。商标申请注册中为什么会有这些让申请人摸不着头脑的法律风险，从根本上改变了商标申请人的既得利益。研析商标注册中的风险，是为了能让商标申请人的合法权益得到充分的保障。

关键字：商标申请人；商标申请风险；风险管控

一、标申请前，在先近似商标的监测风险

(一)、怎样界定在先近似商标范围

1、与他人在先申请的商标相同或者相近似,商标法第二十八条规定：申请商标注册，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回，不予公告,这也系统的解释了在先近似商标基本范围。 

2、由此可见，提交申请的商标不一定都能获得核准注册，申请提交前的查询至关重要。但是经过代理机构查询分析后觉得没有问题的商标提交注册申请就一定能获得核准吗？未必,因为在申请商标注册过程中虽然国家工商行政管理总局商标局现在开放了网上查询系统，但是商标查询存在一定的盲期，[  盲期是指:申请商标注册过程中不可获知任何有价值信息的时间节点。]查询所获得的数据一般不包含查询日前几个月内申请的部分在先商标信息，也不包含处于评审状态的在先商标信息。那么也就是说商标注册申请文件自商标局收到后须经过形式审查才建立检索，录入数据库，此时才能查到该商标信息，这一过程通常需要3个月以上，甚至更长时间。在这期间内也确实存在监测盲区。那么对与初次申请商标注册的申请人来讲就算是有通过专业的技术平台去实时监测和对申请商标注册的市场存在可能性作一番周密调研的情况下，该商标注册过程中仍然存在不可预知的风险。所以在此期限内，申请人提出商标注册的，申请人本身是要承担相当大一部分风险的。

3、基于前述原因导致了虽然在查询时感觉可以注册，但是最后还是有可能被商标局予以驳回而不予核准注册。

（二）、近似商标申请注册初期风险管控

1、案例一：商标申请严防泄密[ 案例导引：原自某律师事务所2013年经办某电视台商标异议维权案。]

A公司选择了一个与B电视台一档著名栏目的同名文字商标申请抢先注册，为了保证注册成功，他们委托一家C商标代理公司对其代为申请，并要求他们代为查询商标近似情况，因为B电视台事先没有对该栏目文字及图申请商标注册，所以最初国家工商行政管理总局商标局也就按正常流程审批通过予以受理并进行了初审公告。但当该商标被国家工商行政管理总局商标局发出初审公告后，B电视台在异议期内通过现代远程传媒技术查询并检测到A公司的抢注信息。B电视台随即提出了异议申请。迫使商标局就此进行异议审查，这从本质上打破了A公司预期经济利益。由于A公司抢注的商标与某电视台在先使用的商标一模一样，某电视台提出异议后也就扼制了商标局的审查流程。这将有利于某电视台对该品牌栏目进行战略维护。

2、结合本案，在商标构思阶段一定要做好保密工作，一定要委托诚信的商标代理公司或者律师事务所。除了商标代理公司之外，企业内部员工、合作伙伴、股东、竞争对手都可能对泄密的商标进行抢注，尤其还存在着大量的“商标抢注专业户”他们特别关注一些企业的品牌信息，一旦确认该企业的品牌没有申请商标，他们就会进行抢注，然后和企业谈条件。有些企业严格遵守未申请不发布的原则，只有拿到商标局的受理通知书才进行商标发布，这是非常好的做法。

（三）、近似商标查询期间风险管控

1、现在商标局的网站上的查询系统和其他一些查询软件可以较为准确地查询出在先注册的相同商标，但是对于近似商标特别是图形近似商标的查询仍存在较大的不足，近似商标的判定有一定的标准，但是查询人和商标局审查员可能对此的理解不同，在主观上就会产生判断差异。特别是图形商标，图形商标的近似判断是以图形构成要素为标准的，查询者、商标检索系统信息输入者可能对某一具体商标的构成要素认识不同，导致查询系统不能准确查询图形商标。

2、商标局审查员在审查过程中对于近似商标的判定具有一定的自由裁量权。对商标近似性的认识具有一定的主观性。从而导致和申请人查询时的判定不同。

3、在先近似商标的注册商标申请初查阶段应当严格依照《商标法》的相关规定和业界的商标市场准测主义[商标市场准测主义是指：商标必须遵从现有法律与自身的行业准入规则。]，严禁个人、团体、以及其他相关组织对原有未注册的商标进行违法和不道义抢注。

二、“查询空白期”的风险 

（一）、空白期界定

从商标局接受注册申请到录入数据库，其中有3至6个月的空白期，这个时期申请商标本身数据是不能查询的。这是商标注册过程中最大的不可控风险。也是我们传统所说的“受理真空期，”在这一特定的期限内，无论我们申请人做再多的防御性工作，最终所申请的注册商标都很大可能不被核准，所以这一时期存在风险是客观的，不可预知风险。

（二）、空白期风管控险

基于这一时期的特定风险，作为商标申请人应该严格遵从我国《商标法》等相关法律和商标市场准入原则，不得触碰这一原则的底线，否则申请人在这一时期将无从着手保护自己向商标局提请注册的商标或者已经近先使用具有商标性质的显著标识。因违反《中华人民共和国商标法》第十条相关规定的不得作为商标使用。县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标注册。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外，已经注册使用地名的商标继续有效。

在商标申请注册实务中，申请人和商标代理人不可能熟知以上禁止性规定指向的所有内容，所申请注册的商标很有可能违背了禁止性规定。同时有些规定没有很明确的标准，审查员和申请人的理解存在较大差别。比如：有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的，法律解释是指商标不得含有淫秽、封建迷信、邪教及其他与法律、法规规定相违背等内容。而国家工商总局的《商标审查标准》就有关社会主义道德风尚作出的定义解释，是指我国人们共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯。其他不良影响，是指商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。有害于社会主义道德风尚或者具有其他不良影响的判定应考虑社会背景、政治背景、历史背景、文化传统、民族风俗、宗教政策等因素，并应考虑商标的构成及其指定使用的商品和服务。所以商标申请人在申请商标注册时应当谨慎考虑上述相关禁止性规定，严格规避上述不利商标申请相关因素。

三、申请人自身带来的风险

（一）、申请人自身风险界定

1、有的申请人，并没有在公司成立之初就将自己经营的产品申请成为注册商标，而是抱有一种等自己做大、做强了再去申请的想法。目前我们遇到的很多申请人都是这样的想法。但随着企业的发展和产品的推广、信息流通的迅速发展，不论你有没有达到知名度很高，一些有意识的申请人，在先提交注册商标，那么恐怕我们申请人后期能做的事情就只有更换品牌（但多数申请人都不愿意放弃自己苦心经验的品牌）或又以高价购买回自己的品牌，这从本质上将阻碍申请人的战略发展。

2、有的申请人，喜欢打擦边球，看同行业哪个品牌做的好，就在人家的品牌上做一定的变动去申请，这样的商标申请，完全看商标局的评审委员的判定结果。

（二）、申请人自身风险管控

案例二：选择商标要审慎[ 参见《中国商标注册与保护》,知识产权出版社,2004]

1、A公司主营美国进口商品，为了体现其经营特色，他们在设计图形商标时加入了美国国旗的星条元素，向商标局提出了商标注册申请。随后A公司开始使用该商标并进行了大量的广告推广。未想一年后，公司收到了商标局的《商标驳回通知书》，他们申请的商标没能注册。公司向律师咨询，律师告知该商标违反了《商标法》有关规定，复审也很难通过。最终，A公司只能接受商标无法注册的现实，前期付出的推广努力和已经建立起来的品牌效益都付之东流了。

2、企业对这些规定应该有一定了解，选择确定商标的时候最好向专业律师咨询，进行全方位的检索。很多企业前期更重视品牌的构思设计、营销推广，忽视了商标法律层面的问题，认为把商标设计好交给代理公司申请就好。商标从申请到正式注册需要一年多的时间，如果因为商标违反了商标法有关规定而不能注册，企业前期对商标的推广投入就白白损失了，而且很可能因此丧失良好的发展时机，也同时丧失本企业商标被予以核准的良好时机。

3、因此，我们建议：《商标法》中专门规定了不得作为商标使用或者不得作为商标注册的情形，比如我国的国旗、国徽、军旗、勋章等，还包括外国的国家名称、国旗、国徽、政府间国际组织的名称、标记等，一些带有欺骗性、容易引起误认及有害于社会主义道德风尚或有其他不良影响的标志都不能作为商标使用。还有些商标因为缺乏显著性不能注册。除此之外，申请注册商标也不能与他人在先取得的合法权利相冲突，如在先的近似商标、外观专利、企业商号、著作权、姓名权都可能成为商标注册的障碍。

4、除了以上申请人自身原因之外，造成商标注册申请批不下来的原因还有：  

(1)商标代理机构的失职，造成文件丢失或者内容错误;

(2) 欺骗性的假冒代理机构，也就是俗称的皮包公司，这种现象在前几年比较多出现，一般都是挂一个某某公司办事处的牌子，而且那个时候商标注册申请审查时间相当长，在这段时间里足够让骗子骗了钱就走人。所以申请人一定要选择正规的、有资历的代理机构，切勿上当受骗。

四、在先处于评审状态的商标风险 

（一）、评审状态下风险界定

评审状态下如果申请人对申请商标处于异议、争议状态下的商标有所了解的话，此类商标在审查过程中并不会因为处于评审流程而失去在先权，而且此类商标最后的评审结果也会对其注册结果产生直接影响，此类风险无法控制。

评审过程中，申请人自身无从通过现代媒介和商代公司查询评审状态，所以这一时期其有可能与其他申请人在先申请的商标相同或者相近似而被商标局驳回申请 。

（二）、评审状态下风险管控

申请人对自有申请注册的商标评审过程中，应当严格依照商标局提供的信息传播渠道，时时监控商标局的每一期初审公告，通过对该过程监督可以随时掌控与之相同或相近似的商标是否被商标局核准注册。

五、审查员主观判断的风险 

这种风险看似主观因素很强，不能避免。但是，商标局的评审员也有更换的时候，新一批的评审员自然经验和商标审查专业基础知识构成都可能各不相同的。向这类风险不是简单的可以用个什么报告就可以规避的，我相信大家都相信一句话，任何制度和人都不是完美的，都是在不断改进和完善中前进的。即便是目前的法律制度，也还需要不断的完善，何况是人的主观因素呢？

因此，正式由于这种风险的存在。我们建议商标注册申请人应当严格把握商标注册申请过程中的各种细节，做好被商标局驳回后的复审申请准备。根据《商标法》、《商标法实施条例》等相关法律法规的规定，一旦申请人申请注册的商标被商标局以《商标法》第十一条、第二十八条等相关规定决定驳回商标注册申请的，商标注册申请人可依据《商标法》第三十二条之规定向国家工商行政管理总局商标局评审委员会申请复审。

案例三：某电视台成功复审[ 案例导引：原自某律师事务所2013年经办某电视台商标异议维权案。

]

A电视台与2013年03月申请本台一档知名栏目的商标注册，但是时隔一年之后，仍然被商标局以前段引述的理由予以驳回注册申请。

结合本案，A电视台在某律师的建议下，在法定期内果断作出了复审申请，商标局也随之作出复审受理决定，最终该申请被商标评审委员会作出实质评议，并作出初审公告。

综上，针对审查人员的主观判断风险，商标注册申请人在没有事前救济的基础条件下，只能努力争取事后救济。这样将有利于保护商标注册申请人的合法权益。

六、公告期被异议的风险 

（一）、公告期内的风险界定

《商标法》规定：“商标通过初步审查后，会有3个月的公示期。”期间任何单位和个人均可提出异议，商标被异议后进入评审流程2—3年才会有评审结果，据近三年商标评审委员会仲裁数据分析，被异议商标的驳回率没有超过50%。这种风险属于可控风险。目前，大多数申请人的商标，一旦被异议，考虑到经济或者时效等相关因素，确很少有人去做答辩。其实从专业角度讲，答辩后，成功注册的机率还是挺高的。另外申请人在申请时最好不要效仿其他商标，一旦商标被异议，也无需担心。因为从申请商标时就注意保存企业的经营历程的证据，比如带有日期的发票、宣传资料、与广告公司的合同发票等，只要申请人无恶意模仿的嫌疑，加上申请时进行了判例审查，异议的结果也一定会有利于企业。

综上，如果在商标初审公告期内被个人、团体、以及其他组织对该公告的商标成功异议，那么该商标也很有可能不被授予注册登记的风险。

（二）、公告期内的风险管控

对于商标注册申请人，商标公告期内，我们建议：充分利用商标局的信息网络平台和各“商代机构”(商标代理公司)的信息网络平台，又或者直接委托商代机构对公告的商标进行时时监控，一是可以准确掌握公告商标之申请进程，二是可以有效认知是否被其他个人、单位和其他组织成功异议。如果在这一时期被成功异议，那么作为申请人，就应该提供更加完整的证明材料，严阵以待的回应异议申请人，该申请注册的商标权属理应属于申请人所有，从而驳回异议申请人的异议请求。反之作为异议申请人来讲，如果能有足够客观证据和法律法规做技术支撑，那么也应当正确运用相关法律法规和客观事实证据做理论支撑，以备充分论证该申请注册商标确实属于申请人所有。

七、结论

商标注册中风险管控，应严格按照法律规定程序以及时效和严格把握商标局的各类办事议程，否则将会导致申请人更加严重的经济利益损失。

如何在申请商标注册中规避本文提到的风险，提高注册成功率，避免不必要的损失。根据商标法、商标注册实务，可以采用以下方式来尽可能的规避风险：

1、拆分注册，这个主要是针对组合商标而言的。《商标审查标准》对于商标中的字母、文字、图形部分的审查标准是不同的。组合商标在审查中是分开审查的，图形、文字先分开审查，然后载整体审查。图形或者文字任何一部分有类似的在先权利，则基本上判定该商标整体有类似的在先权利，从而判定驳回。文字部分的识别性与对应性相对较强，申请人可以较为灵活的设计商标文字部分来规避法律禁止性规定，除非查询时处于查询盲期的数据中有类似的文字。而图形部分与英文字母部分确定性较差，审查过程中审查员自由裁量性较强。即使申请人设计商标过程中刻意将其与在先申请相区别，但由于人的审美标准的不同，在审查过程中也有可能被认定为近似商标。所以建议在申请商标注册时对组合商标进行拆分，图形一份申请、文字一份申请，这样增加了注册成功的可能性，而避免因一部分有类似的在先权利而被整体驳回的情况。而拆分注册还有一个好处就是各部分可以自由组合，增加了注册商标使用的灵活性。我国商标法并未禁止在一件商品上使用多个注册商标。

2、商标一定要使用，这个主要针对很多商标因缺乏显著性而被驳回的情况。商标的显著性可以分为固有显著性和取得显著性。固有显著性很好理解，就是商标本身就具有的独创性、区别性，是文字、图形或者独特的设计所产生的一种特性。而取得显著性则是商标本身不具有显著性，而通过在市场交易中的使用获得了第二含义，使得消费者对该商标的认知度、区分度较高，而更加不会发生混淆和误导。

不光是缺乏显著性的商标，商标在申请注册后一定要积极使用，商标的意义是在商品交易中体现的。企业应积极推广，在该商标注册申请指定保护的商品上使用，这是善意的积极的使用（抢注他人商标的除外）。但需要注意的是，如果该商标与他人在先注册申请明显近似的话，那么申请人应严格管理使用行为。商标的近似性审查是审查员自由裁量的过程，本来就存在一定的风险。如果在驳回复审程序中商标评审委员会支持商标局的驳回理由．那申请复审商标与他人商标近似这一判定即发生既判力。在这种情况下注册过程中申请人使用商标的行为可以被认定为商标侵权。所以建议在查询时发现明显近似的在先权利，最好换标，不要勉强的申请注册，由此造成的后果申请人可能难以预料。

3、其他法律手段，商标申请流程比较漫长，在此期间内申请人并不具有排他性权利，在商标法上和其他法规中也没有明确规定申请注册过程中的商标是否受保护。如果他人使用相同的商标不但会造成相关公众的混淆误认，还可能使商标丧失显著性，建议申请人在申请过程中通过其他途径保护该商标。其他途径包括：

(1)如果是独创性的商标设计，可以向版权管理中心登记著作权，通过著作权的形式固定申请人对该图形的独占性权利。著作权保护范围较广，并不受使用商品类别的限制。以著作权对抗他人对该商标的使用。

(2)利用反不正当竞争法维护权利。《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第二款规定，擅自使用知名商品特有的名称、包装、装璜，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装璜，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品的行为为不正当竞争行为。商标申请人通过对商标的使用，使其商品在市场上一定区域内具有一定的知名度，可以以此为由保护自己的商标。 

综上，笔者认为：一方面申请人在申请注册前一定要做好商标查询工作，尽可能避免因由类似的在先权利而被驳回的情况，另一方面在商标取名、设计的时候要尽可能的具有独创性，同时不要触及商标法的禁止性规定。让商标具有固有显著性。而不具有固有显著性的商标，建议使用一段时间，在市场上具有一定地位后再申请注册，当然这个过程对商标的保护是很弱的，没有相关的法律可以参考。

参考文献

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[8]超凡知识产权代理公司:【知库日报】,2013年11月11期。

[9]国家工商总局:【商标审查及审理标准】,2005年12月。